在美国，《美国专利法》第35 U.S.C. § 281条规定，专利权人（patentee）可针对侵权行为提起诉讼。第35 U.S.C. § 100(d)条规定，专利权人（patentee）包括专利被授予之时的权利人及其后继者。对于单一专利权人且无专利许可情况下所涉及的专利技术，其唯一的专利权人系提起专利侵权诉讼的适格原告。在复杂的商业活动中，因共同研发、共同投资、共同受让专利、将专利许可给他人等原因，专利权人可能有多方主体。其他市场运营者也可能通过许可等方式对专利享有权益。在这样的情况下，何等主体可成为美国专利侵权诉讼中的适格原告是实务从业者所关注的问题。本文就此展开讨论，所讨论的话题对于中国企业在美国应对专利侵权诉讼时对原告主体提出抗辩、专利许可交易中对维权权利的分配等方面都具有参考价值。
一、共同专利权人中谁是提起美国专利侵权诉讼的适格原告主体？
在一项专利被多个权利人所共同拥有的情况下，任何一个共同专利权人都无权单独针对专利侵权的行为提起诉讼。换言之，只有在全部共同专利权人都同意的情况下（下文中会提到例外情况），才可提起诉讼。
在STC.UNM v. Intel Corp.案（以下简称“STC.UNM案”）[1]中，STC和Sandia National Labs是涉案专利的共同权利人，但Sandia National Labs拒绝以共同原告的身份加入诉讼。作为美国全国统一审理专利侵权诉讼的二审法院，联邦上诉巡回法院（“CAFC”）认定，根据《联邦民事诉讼规则》[2]第19条（Rule 19）的规定，当一个共同专利权人拒绝以共同原告的身份加入该专利的侵权诉讼时，其他共同专利权人无权强制要求其加入诉讼。在该案中，CAFC明确表示，Sandia National Labs是涉案专利的共同权利人，其对涉案专利享有的实质权利（substantial rights）不因《联邦民事诉讼规则》第19条的程序性规定而减少或受到不利影响。与此同时，CAFC也明确了一个例外情况：当共同专利权人明确放弃“以共同原告的身份加入专利侵权诉讼”时，法院可将该共同专利权人（被动）加为诉讼当事方。在这样的专利制度下，每一共同专利权人对专利所享有的实质权利，在专利诉讼中体现为每一共同专利权人都有权利拒绝以原告的身份加入专利侵权诉讼，而只有在所有共同专利权人均同意提起诉讼（或明确放弃“以共同原告的身份加入专利侵权诉讼”）时，方可追究侵权人的法律责任。因此，任何一位共同权利人都有理由相信，其他共同权利人不可能在其不知情的情况下，针对侵权人提起专利侵权诉讼，进而获得司法救济。在这样的制度下，任何侵权人也可获得保护，避免其在涉及同一个专利的多个侵权诉讼中，被多个不同的（共同）专利权人分别提起诉讼，造成重复追究侵权人法律责任的情况。
二、何等被许可人是提起美国专利侵权诉讼的适格原告主体？
（一）获得了“全部实质权利（all substantial rights）”的专利被许可人有权单独提起诉讼
在Propat Int’l Corp. v. Rpost, Inc., 473 F.3d 1187, 1193 (Fed. Cir. 2007)（以下简称“Propat案”）等案件中，CAFC多次在判决中明确，《美国专利法》第35 U.S.C. § 281条规定的可提起专利侵权诉讼的“专利权人（patentee）”应指获得了涉案专利“全部实质权利”的主体，该主体包括原专利权人的后继者和获得了“全部实质权利”的专利被许可人。获得了涉案专利“全部实质权利”的主体有权以自己的名义（针对侵权行为）单独提起诉讼。原告是否获得了涉案专利“全部实质权利”就成为法院评估其是否有权提起侵权诉讼的决定性考量因素。在评估原告是否获得了涉案专利“全部实质权利”时，主要的考量因素是专利权人将哪些权利授予给了被许可人，而自己又保留了哪些权利。具体来说，在这些考量因素中，法院将重点评估专利权人是否将针对侵权人的起诉决定权授予被许可人、专利权人是否自己保留了针对侵权人的起诉决定权、被许可人是否有权将其在专利许可协议下获得的权利转让予他方等方面[3]。（下文中将就这些考量因素进行进一步分析。）
在Propat案中，案外主体Authenticational Technologies Ltd.（以下简称“Authentix”）是涉案专利的权利人，其与原告Propat International Corp.（以下简称“Propat”）通过签署协议的方式，授予后者对涉案专利的相关权利。该协议授权Propat再许可（第三方使用、生产和销售专利产品）的权利，也授权其通过起诉侵权人的方式维护专利权。作为授权协议的对价，Authentix有权获得Propat的再许可收益和其在针对第三方的专利侵权诉讼中所获赔偿及和解款的一部分比例。根据该授权协议的约定，在对第三方进行再许可或提起诉讼前，Propat都应事先获得Authentix的同意（尽管协议也明确要求，Authentix不得不合理地拒绝或延迟作出批准）。协议还明确约定，在Propat不积极安排对第三方的再授权或行使维权权利时，Authentix有权终止协议。该协议还禁止Propat转让其在协议下的权利和义务给第三方。另外，该协议还约定，在法院要求Authentix成为诉讼当事方加入Propat提起的诉讼时，Authentix应同意。但是，该协议并无明确说明，Propat是否有权以使用等方式实施该涉案专利。
本案原告Propat认为，作为涉案专利的被许可人，其已获得了涉案专利“全部实质权利”，有权以原告身份提起专利侵权诉讼。而被告对此持相反态度。一审法院对原告并没有获得自行对专利产品进行生产、使用和销售的权利予以了关注。考虑到专利权人Authentix有权使用专利产品且并未将此权利授予原告Propat，一审法院认为，原告Propat针对涉案专利所获得的授权并非“exclusive”许可。此外，协议禁止Propat转让其在协议下的权利和义务给第三方，除非事先获得专利权人Authentix的同意。综合考虑这些因素后，一审法院认为，原告Propat并没有获得涉案专利“全部实质权利”，因此，原告Propat并不是单独提起专利侵权诉讼的适格原告。二审法院CAFC对一审法院的意见予以认同。在裁决的分析意见中，CAFC还特别指出，专利权人Authentix有义务维持涉案专利的有效也是原告Propat并没有获得涉案专利“全部实质权利”的重要考量因素。CAFC还认为，该协议中的“Propat有权针对侵权人提起专利侵权诉讼”之约定并不足以合法授权Propat在本案中单独以原告的身份提起诉讼。
在此案的分析意见中，CAFC还不忘引述了另一个相似的案例Intellectual Property Development, Inc. v. TCI Cablevision of California, Inc., 248 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2001)（以下简称“IPD案”）。在IPD案中，专利权人CPL授权被许可人IPD“exclusively”生产、使用和销售涉案专利产品，还授权被许可人针对侵权人提起侵权诉讼，但专利权人CPL保留了一些权利，这些权利包括：（1）当CPL是专利诉讼的必要当事方（necessary party）时，是否加入该诉讼的最终决定权；（2）当CPL是专利诉讼的必要当事方时，充分知晓诉讼情况的知情权；（3）是否转让CPL在许可协议下权利和义务的决定权；（4）在未事先获得CPL书面同意的情况下，禁止被许可人转让在许可协议下权利的决定权；（5）被许可人IPD与侵权人达成和解与否的决定权；及（6）诉讼中获得收益（赔偿款或和解金）的50%之分配权。在该案中，CAFC最终认为，专利权人并没有将“全部实质权利”授予“exclusive”被许可人，导致“exclusive”被许可人无权以原告的身份针对侵权行为提起诉讼。在引述IPD案时，CAFC认为Propat案与该案极为相似，且结论也相同，均驳回了原告的起诉。
CAFC在Propat案的判决书中还讨论了另一个由美国联邦最高法院（以下简称“美国最高院”）作出裁决的在先近似案例Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 24 (1923)（以下简称“Crown Die案”）。在该案中，专利权人授权被许可人针对竞争对手的侵权行为提起诉讼。但是，美国最高院认为，针对侵权行为提起诉讼的权利不能被单独授予被许可人，这样的“授权”不足以合法授权被许可人针对侵权行为提起诉讼，应当被认定为无效。因为，此“授权”并没有将专利的核心基础权利一并授予被许可人。美国最高院还解释到，如果专利权人有权“授权”他人针对侵权人提起诉讼但同时保留对涉案专利实质权利的实施权，这将导致，在专利权人不需承担任何诉讼成本的情况下，由（专利权人指挥）第三人发起专利侵权诉讼。这是不公平的。因此，美国最高院认为，在此案中，被许可人无权以其自己的名义单独针对侵权人提起诉讼。
在对比Crown Die案与Propat案时，CAFC认为，尽管Crown Die案中的被许可人所获得的授权少于Propat案中的被许可人所获得的授权，但Crown Die案的结论和论证理论均适用于Propat案。
这里有必要再讨论一下，在何种情况下，法院会认定专利权人向被许可人转让了“全部实质权利”。此标准对评估哪一主体有权在专利侵权诉讼中提起诉讼有重要价值。
在IPD案的判决书中，CAFC引述了一个专利权人未能转让“全部实质权利”的案子——Abbott Laboratories v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d 1771 (Fed. Cir. 1995)案（以下简称“Abbott案”）。在该案中，专利权人与被许可人签署了一份“exclusive”许可协议。根据该许可协议，专利权人保留自行生产和使用专利产品的权利，也保留将这些自行生产的专利产品销售给已有被许可人的权利。（由于专利权人保留了自行生产和使用专利产品的权利，因此，此案中的“exclusive license”与中国法中的专利排他许可的性质比较接近。）专利权人还保留了针对侵权人的起诉权，但被许可人有起诉侵权人的优先决定权。专利权人有权加入被许可人提起的专利侵权诉讼中，并成为诉讼当事人之一，且自行选择代理律师并承担诉讼费用。专利权人还有权禁止被许可人将许可协议下的权利转让予第三人。在综合考虑了许可协议中的安排后，法院认为，被许可人并未从专利权人处获得“全部实质权利”。
在IPD案的判决书中，CAFC也引述了两个从专利权人处获得了“全部实质权利”的案子，分别是Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia SPA, 944 F.2d 870, 873, 20 USPQ2d 1045, 1047 (Fed. Cir. 1991)案（以下简称“Vaupel案”）和Speedplay, Inc. v. Bebop, Inc., 211 F.3d 1245, 53 USPQ2d 1984 (Fed. Cir. 2000)案（以下简称“Speedplay案”）。
在Vaupel案中，专利权人仅保留了以下权利：（1）“exclusive”被许可人再许可给第三方的否决权；（2）对涉案专利技术在其他国家获得专利的决定权；（3）当“exclusive”被许可人破产或停止生产经营时对涉案专利的收回权/归复权；及（4）从侵权赔偿款中获得部分收益的权利。在Vaupel案中，法院在作出最终决定时特别指出许可协议中的一个条款：当被许可人因侵权起诉第三人时，其仅有义务通知专利权人。综合考虑这些因素后，法院认为，Vaupel案中的专利权人将“全部实质权利”转让给了被许可人。
在Speedplay案中，专利权人将以下权利授予被许可人：（1）“exclusively”生产、使用、分销、销售专利产品；（2）追究侵权人的法律责任；（3）转让许可协议下的权利和义务，但该转让应获得专利权人的同意（专利权人不得无合理理由拒绝）；及（4）通过代理或再被许可人行使许可协议下的权利。而专利权人保留了以下权利：（1）在被许可人未能在三个月内针对侵权人提起专利侵权诉讼的情况下，由专利权人自行单独针对该侵权人提起诉讼；（2）对被许可人转让许可协议下权利的批准权（专利权人不得无合理理由拒绝）；（3）对海外销售的涉案专利产品之标识的决定权；（4）对被许可人行使许可协议下权利涉及的相关财务账目进行审计的权利；及（5）获得被许可人转让对涉案专利技术进行改进的权利。在对该许可之性质进行评估的时候，法院认为，尽管专利权人保留了针对侵权人提起诉讼的权利，但该情况不影响被许可人在一般情况下的维权权利，不足以确保专利权人制约和限制被许可人的维权行为。因此，综合考虑各种许可协议下之安排的因素，法院认为，该案中被许可人从专利权人处获得了“全部实质权利”。
总之，在评估被许可人是否从专利权人处获得了“全部实质权利”时，以下几点因素是重点考虑之处[4]：（1）合同各方是否主观上明确希望被许可人获得“全部实质权利”，以及专利权人向被许可人授予了哪些核心权利和专利权人保留了哪些核心权利[5]；（2）协议各方是否约定了被许可人有针对侵权人提起诉讼的优先的主动选择权，且该权利是否无须专利权人参与即可行使，亦无须事先获得专利权人的同意[6]；（3）被许可人是否有权实施专利技术[7]；（4）被许可人是否有权将许可协议下的权利再许可给第三人[8]；（5）专利权人是否同意被许可人有权将许可协议下的权利转让给第三人[9]；（6）专利权人是否有权从许可专利的侵权赔偿中获得部分收益[10]；（7）许可协议的期限的长短[11]，以及其期限是否不短于专利有效期[12]；及（8）专利权人是否有义务维持专利的有效[13]。
最后，根据《美国专利法》第35 U.S.C. § 261条规定，专利许可协议必须以书面的形式签署[14]，因此，任何口头达成的专利许可协议都不可能授予被许可人获得“全部实质权利”[15]。
（二）对于独家（“exclusive”）被许可人，其可与专利权人共同提起专利侵权诉讼
1. 美国法下对“exclusive license”如何理解
这里有必要首先对“exclusive”许可的具体含义进行解读，探索能否找到相对较准确的中文法律翻译。在中国法下，专利许可分为独占许可、排他许可和普通许可。其法律意义主要体现在两个方面：（1）在独占许可下，只有独占被许可人有权实施许可专利，权利人不再实施许可专利；在排他许可下，只有权利人和排他被许可人可实施许可专利；在普通许可下，权利人可授权任何第三人实施许可专利；（2）三种类型的被许可人可提起诉讼的权利不同。在美国法下，“exclusive”的权利通常指的是专属一方享有的权利。故，在“exclusive license”之下，专利权人一般也不会自行实施许可专利，且其也通常不应再将许可专利授权给被许可人以外的第三人实施[16]。但是，我们也看到，在实践的专利交易中，一些专利权人与“exclusive”被许可人签署了“exclusive”许可协议之后，仍然保留了自行实施许可专利的权利，甚至还有些专利权人在“exclusive”被许可人之外，还许可其他第三人实施专利技术。在复杂的商业交易中，双方更会有各种特殊的安排，导致专利权人和“exclusive”被许可人均对许可专利享有一定权益。实际上，我们需要在个案中根据不同情况具体分析“exclusive”被许可人获得了哪些权利，来对其法律属性进行界定。因此，我们认为，美国法中的“exclusive license”无法准确对应中国专利法中的独占许可或排他许可。“exclusive”被许可人与中国法中几种类型被许可人的法律地位也有所差异。因此，无法在中国法中找到与美国法下“exclusive license”一一对应的准确中文翻译（不过，美国法下的“exclusive”被许可人的含义恐与中国法下的独占被许可人更接近）。因此，在本文中，我们暂且将“exclusive license”用“独家许可”来进行翻译，本文中出现的“独家”也均指代美国法中的“exclusive”。
2. 根据CAFC提出的专利诉讼的“审慎受理”标准（patent prudential standing），独家被许可人与专利权人可共同作为原告提起侵权诉讼
在美国法下，提起诉讼应满足宪法第三章要求的起诉三要件[17]。CAFC曾表示，即便专利侵权诉讼的原告满足了这三要件，也还不能自动获得提起专利侵权诉讼的权利，因其仍要满足专利诉讼的“审慎受理”标准。CAFC最早在IPD案和Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co., 222 F.3d 1372, 1379 (Fed. Cir. 2000)案中确立了此标准。具体来说，CAFC明确表示，对于独家被许可人来说，即使其满足了宪法第三章要求的起诉三要件，但没有满足专利诉讼的“审慎受理”标准，仍然不能单独提起诉讼[18]。在IPD案中，CAFC认为，IPD满足了宪法第三章要求的起诉三要件，但没有满足专利诉讼的“审慎受理”标准[19]。简言之，专利诉讼的“审慎受理”标准要求，若一被许可人获得了“全部实质权利”，则该被许可人可以原告的身份单独提起诉讼，无须与专利权人联合成为共同原告[20]。但是，若独家被许可人未获得“全部实质权利”，则其可与专利权人共同作为原告提起侵权诉讼。
在IPD案中，在对独家被许可人身份进行定性的时候，CAFC在判决书中写到：“本案被许可人是独家被许可人，而非普通被许可人。由于专利权人可以将对专利的实施授予普通被许可人以外的其他主体，且普通被许可人在签约之时就对此有预期，因此，当侵权行为出现的时候，普通被许可人并未遭受法律上所认可的损失。也正是出于此原因，其并没有提起专利侵权诉讼的权利基础。虽然本案被许可人比普通被许可人获得了更多实质权利，但其仍然没有获得全部实质权利（all substantial rights）。……对于原告起诉主体资格，其中一个重要的因素是，原告遭受法律上认可的损失。本案被许可人有权禁止他人生产、使用和销售专利产品，当他人未经允许实施此行为时，被许可人遭受了法律意义上的损失。实际上，美国最高院在Independent Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459, 468-69, 46 S.Ct. 166, 70 L.Ed. 357 (1926)案中曾认为，专利权人授权独家被许可人生产、使用和销售专利产品，该种授权虽然没有达到对专利技术的转让，但专利权人应当容忍并允许被许可人在其提起的专利侵权诉讼中将专利权人的名字列为共同原告，以便让被许可人通过该诉讼获得赔偿。……因此，在本案中，独家被许可人可与专利权人一同起诉，成为共同原告。”在Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332, 1339–40 (Fed. Cir. 2007)案中，CAFC也表达了类似的观点。
在Lone Star Silicon Innovations v. Nanya Tech. Corp., Nos. 2018-1581, 2018-1582 (Fed. Cir. 2019)案（以下简称“Lone Star案”）中，一审法院加利福尼亚州北区联邦法院经审理认为，本案原告系独家被许可人，但其并没有从专利权人处获得了“全部实质权利”。因此，在专利权人没有与原告共同提起专利侵权诉讼的情况下，一审法院直接驳回了原告的起诉。但是，二审法院CAFC裁决将此案发回重审，理由为，一审法院在裁决驳回原告起诉之前，并没有充分考虑原告与专利权人一同提起诉讼的可能性，未能在程序上保护原告的诉讼权利。由此案可以看出，作为提起诉讼的独家被许可人，其在诉讼程序上有充分时间和机会评估与专利权人共同成为原告的可行性。
（三）非独家（“exclusive”）被许可人无权提起专利侵权诉讼
根据我们在前的讨论，并非所有独家被许可人都能获得涉案专利“全部实质权利”。而非独家被许可人通常获得的专利权利少于独家被许可人，更不太可能获得涉案专利“全部实质权利”。因此，对于非独家被许可人，不论其是否与专利权人共同提起诉讼，也不论其是否获得了专利权人就侵权行为提起诉讼的授权，该被许可人都不是专利侵权诉讼的适格原告。
在上文提到的Propat案判决中，CAFC引述了IPD案，同时指出了两案的不同之处。在Propat案中，根据许可协议的约定，原告Propat不仅不是独家被许可人，而且也不是普通的被许可人，更像是一个涉案专利权人Authentix的再许可和维权的代理人，而IPD案中的原告是独家被许可人。专利权人的代理人或非独家被许可人在任何情况下都不是专利侵权诉讼的适格原告，其提起的专利侵权诉讼应当被驳回[21]。因此，对于Propat案，不论专利权人Authentix是否以共同原告的身份加入到诉讼中来，也不论Propat是否获得专利权人Authentix的起诉授权，Propat都不能以原告的身份针对侵权人提起诉讼。因此，CAFC认为，Propat案许可协议中的“Propat有权针对侵权人提起专利侵权诉讼”之约定并不足以合法授权Propat在本案中独自以原告的身份提起诉讼。
三、受让人是否可针对受让前发生的专利侵权行为提起诉讼？
专利转让协议中对受让人是否有权针对转让前的侵权行为提起诉讼无明确约定的，受让人无权追究此侵权行为的法律责任。此原则在上文提到的Crown Die案中被美国最高院予以明确。因此，除非专利转让协议中明确约定受让人有此权利，否则，受让人并无法针对转让协议前的侵权行为提起侵权诉讼。
四、本文给中国企业在美参与专利诉讼和专利交易的启示
（一）涉案专利有多个共同专利权人，被诉中国企业如何审查原告起诉的主体资格
对于在美被诉专利侵权的中国企业来说，若涉案诉讼的专利权人有多方主体，被告应特别注意审查原告是否为提起美国专利侵权诉讼的适格主体。这种专利权人有多方主体的情况常发生于多个主体一起参与专利技术研发中[22]。首先应当审查提起诉讼的原告是否确为专利的全体专利权人。若部分共同权利人并未以原告身份提起诉讼，则应关注未提起诉讼的共同权利人是否适格地明确放弃“以共同原告的身份加入专利侵权诉讼”。在以上提到的STC.UNM案中，在针对Intel Corp.提起的侵权诉讼时，STC从未提及案外方Sandia对涉案专利享有权利，且在那之前，Sandia也未针对涉案专利提出过任何权利主张。甚至在本案诉讼的证据开示（discovery）阶段，案外方Sandia仍然表示，其对涉案专利并不享有权利。但随着诉讼的进展，Intel Corp.提出了异议，并主张Sandia系涉案专利的权利人之一，STC无权在Sandia不以专利权利人身份提起诉讼的前提下继续本案诉讼（在此案中，Sandia也未明确放弃“以共同原告的身份加入专利侵权诉讼”）。法院支持了Intel Corp.一方，并最终作出对其有利的裁决。从此案中可以看出，在美被诉专利侵权时，中国企业被告应当仔细审查涉案专利的发明过程之诉讼文件，不能推定认为提起诉讼的专利权人是适格原告，深挖涉案专利是否存在其他专利权人。如果确实存在其他专利权人，且未参与诉讼的其他专利权人未明确放弃“以共同原告的身份加入专利侵权诉讼”，则被告有机会在诉讼的早期阶段就从法官处获得驳回起诉的裁决。此外，在驳回原告的起诉时，法官有可能会在程序上给予原告保护，允许原告在一定时间内增补其他共同专利权人至诉讼中。在Alpha One Transporter, Inc. v. Perkins Motor Transport, Inc., Case No. 13-cv-2662-H-DHB (S.D. Cal. Sept. 11, 2014)案中，法官因部分共同专利权人未能一同提起诉讼而驳回了原告的起诉，但法官也允许原告在三十天内增加其他共同专利权人为共同原告。
（二）原告系涉案专利的独家被许可人，被诉中国企业如何审查原告起诉的主体资格
被诉中国企业首先应分析作为原告的独家被许可人的许可交易地位，以评估其是否从专利权人处获得了“全部实质权利”。具体的评估参考标准可参见前文罗列的若干案例中各方交易安排，及法院在诉讼中对这些交易安排的评判结论。从以上可以看出，美国专利法要求获得涉案专利“全部实质权利”的被许可人更接近于中国专利法下的独占被许可人，但二者概念仍然有所区别。中国法律虽然规定了专利独占被许可人可单独针对侵权行为提起诉讼，但并没有禁止专利权人（在独占许可协议有效期内）以自己的名义针对侵权行为提起诉讼。换言之，在中国法下，专利权人授权独占被许可人实施专利技术时，可被理解为专利权人并未放弃自行针对侵权行为提起诉讼的权利。而在美国法中，若专利权人保留针对侵权行为自行提起诉讼的权利，且对该权利的行使并不受制于被许可人，则有可能被法院认为被许可人未能获得涉案专利“全部实质权利”，进而认定被许可人不能单独针对侵权人提起诉讼。
若独家被许可人已从专利权人处获得“全部实质权利”，则独家被许可人确具有单独提起诉讼的主体资格。若其未获得“全部实质权利”，且其单独提起专利侵权诉讼，被告通常会因原告未能与专利权人共同起诉，在诉讼中提出申请，而请求法院驳回起诉[23]。在此情况下，被诉中国企业可提出相应抗辩，争取法院驳回原告起诉。但在法院驳回原告起诉之前，法院也可能会批准原告提出的将专利权人主动或被动加入诉讼中之申请[24]。
（三）中国企业在美专利交易中应关注哪些交易安排
考虑到在美进行专利交易的中国企业大多为受让人或被许可人，本章节的建议主要站在保护受让人和被许可人的角度上。
对于受让专利的中国企业来说，交易中尽量应获得交易专利的全部权益，避免留给转让人过多权利。常见的转让人在转让协议中保留的权利包括，转让人在一段时间内继续实施专利技术之权利（或对专利技术的部分实施权，如销售库存产品等）、针对转让生效前侵权行为提起诉讼的权利等。值得注意的是，有些美国企业与中国企业签署美国专利的“转让协议”时，过多保留了实质权利，导致一份名为“转让协议”的合同最终被法院解读为许可协议（或者因仅转让了部分权利而许可了部分权利，被法院认定为“转让人”与“受让人”在一定程度上共同享有交易专利的所有权）。在评估受让人是否有权针对专利侵权行为提起诉讼时，法官仍然要评估受让人是否从专利权人处受让了“全部实质权利”。在以上提到的Lone Star案中，法官就特别对此进行了强调。
对于专利许可中的中国企业被许可人来说，被许可人首先应考虑清楚，是否需要获得针对第三方侵权人提起专利诉讼的权利。如果确实有此需求，则必须要实现独家被许可的交易安排。即便成为了独家被许可人，也不能确保被许可人有权提起诉讼，还要评估其是否从专利权人处获得了“全部实质权利”。如果评估结果显示，作为独家被许可人的中国企业未能获得“全部实质权利”，中国企业还应评估在未来专利侵权诉讼中是否可将专利权人强制拉入诉讼中，使其被动成为诉讼原告，确保中国企业可不受约束地推进诉讼进程。从本文的讨论中，中国企业还可了解，仅仅在专利许可协议中约定“被许可人有权针对侵权行为单独提起专利侵权诉讼而无须事先获得许可人的同意”远不足以确保被许可人获得提起专利侵权诉讼之权利。
最后，尽管专利交易协议的适用法律为具体某一个州的法律，但CAFC明确表示，由于此交易协议涉及权利人是否将足够的权利让予交易相对方，进而影响到后者是否有权提起专利侵权诉讼（而专利侵权诉讼的适用法律为美国联邦法层面的专利法），因此，交易协议中涉及的权利的授予和移转等问题应受制于联邦专利法的解释[25]。
五、结语
原告在专利侵权诉讼中是否有权提起诉讼是一个法律问题，且该法律问题在上诉审理中仍然被法官进行重新审理[26]。中国具有专利侵权诉讼资格的主体与美国的情况差异较大。在美遭遇专利侵权诉讼的中国企业可尽量全面地了解两国之间的差异，由同时具有两国律师执业资格的专业人员对美国专利法进行准确解读，提供专业法律意见，避免因误读美国法律而作出错误的商业判断，给企业造成损失。
注释：
[1] STC.UNM v. Intel Corp., No. 2013-1241 (Fed. Cir. June 6, 2014), en banc denied, No. 2013-1241 (Fed. Cir. Sept. 17, 2014).
[2] Federal Rules of Civil Procedure [OL]. [2020-01-26].
https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure.
[3] JOHN C. PAUL, D. BRIAN KACEDON; MINDY L. EHRENFRIED. Exclusive Patent Licensees Lack Standing to Sue for Infringement Without the Patent Owner if the License Agreement Contains a Fixed Term that Expires Before the Term of the Licensed Patent and the Licensor Retains a Reversionary Interest [OL]. [2020-01-28].
https://www.finnegan.com/en/insights/exclusive-patent-licensees-lack-standing-to-sue-for-infringement.html?news=494a801d-b63c-40c1-a86a-c2d8bb3da8e0.
[4] JEFF NEWTON. Assuring all substantial rights in exclusive patent licenses [OL]. [2020-01-28]. https://works.bepress.com/jeff_newton/1/.
[5] 这一点在Vaupel案中被法院特别进行明确。
[6] 这一点在Vaupel案、Abbott案、IPD案、Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc. (357 F.3d 1266; 2004)案和Sicom Systems, Ltd. v. Agilent Technologies, Inc. (427 F.3d 971; 2005)案中被法院特别进行明确。
[7] 这一点在Azure Networks, LLC v. CSR PLC, 2014 WL 5741337 (Fed. Cir. 2014)案（以下简称“Azure案”）中被法院特别指出。
[8] 这一点在Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co., 222 F.3d 1372, 1379 (Fed. Cir. 2000)案（以下简称“Prima Tek案”）和Azure案中被法院特别指出。
[9] 这一点在Sicom案和Azure案中被法院特别进行明确。
[10] 这一点在Azure案中被法院特别指出。
[11] 这一点在Azure案中被法院特别指出。
[12] 在Aspex Eyewear, Inc., et al. v. Miracle Optics, Inc., Case No. 04-1265 (Fed. Cir. 2006)案中，法院认定，如果专利许可期短于专利有效期，则被许可人没有获得“全部实质权利（all substantial rights）”。
[13] 这一点在Propat案中被法院特别指出。
[14] 此要求与中国法相同。
[15] 见Prima Tek案。
[16] KIMBERLY A. MOORE, TIMOTHY R. HOLBROOK, JOHN F. MURPHY. Patent litigation and strategy [M]. 5th ed. [S.L.]: West Academic Publishing, 2018: 23.
[17] 美国宪法第三章要求的起诉条件包括：1、起诉主体须已遭受具体损害，或处于遭受该损害的即刻危险中；2、该损害须能合理地源于被告的被诉行为；及3、法院对起诉主体的有利判决有可能为其提供救济。见Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 560 (1992); Valley Forge Christian College v. Americans United for Separation of Church and State, Inc., 454 U.S. 464, 472 (1982); Gladstone, Realtors v. Village of Bellwood, 441 U.S. 91, 99 (1979); Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization, 426 U.S. 26, 37 (1976)等案例。
[18] XUAN-THAO, NGUYEN. Patent prudential standing [J]. George Mason Law Review, July 3, 2013: 14-15.
[19] Intellectual Property Development, Inc. v. TCI Cablevision of California, Inc., 248 F.3d at 1349 (Fed. Cir. 2001).
[20] Intellectual Property Development, Inc. v. TCI Cablevision of California, Inc., 248 F.3d at 1377 (Fed. Cir. 2001).
[21] 在下此结论的时候，CAFC同时引述了五个在先案例，分别是：Intellectual Property Development, Inc. v. TCI Cablevision of California, Inc., 248 F.3d at 1348-49 (Fed. Cir. 2001); Textile Prods., Inc. v. Mead Corp., 134 F.3d 1485 (Fed. Cir. 1998); Abbott Laboratories v. Diamedix Corp., 47 F.3d at 1131, 33 USPQ2d 1771 (Fed. Cir. 1995); Kalman v. Berlyn Corp., 914 F.2d 1473, 1481 (Fed. Cir. 1990); Weinar v. Rollform Inc., 744 F.2d 797, 807 (Fed. Cir. 1984).
[22] Katz v. Lear Siegler, Inc., 909 F.2d 1459, 1462 (Fed. Cir. 1990).
[23] 见Propat案; IPD案。
[24] 见IPD案; Abbott案。
[25] JOHN C. PAUL, D. BRIAN KACEDON. Corporations who fail to properly assign patents as part of corporate sales or restructuring may lose standing to bring a patent infringement suit [OL]. [2020-01-31].
https://www.finnegan.com/en/insights/corporations-who-fail-to-properly-assign-patents-as-part-of.html.
[26] 见Prima Tek案。
