环球代理完美世界控股集团有限公司(简称“完美世界”)在最高法院再审的 “葵花宝典”商标无效宣告行政纠纷中获得胜诉判决。再审判决认定“葵花宝典”可以作为在先权益受到商标授权确权制度的保护,对在后商标注册具有限制和制止效果。
案件背景
完美世界经金庸先生授权,享有《笑傲江湖》等小说作品的游戏改编权并推出和运营了《笑傲江湖》网络游戏。某网络游戏公司在未取得合法授权情况下,于2012年3月5日申请注册第10572048号“葵花宝典”商标(“诉争商标”),并推出和运营了《葵花宝典》武侠主题网络游戏。故此,完美世界于2015年3月20日对诉争商标提出无效宣告请求,主张诉争商标侵犯了金庸先生对其作品《笑傲江湖》中虚构的武侠秘籍特有名称“葵花宝典”在先享有的商品化权益。
国家知识产权局认定诉争商标使用在在线游戏等服务上损害了金庸作品中特有名称“葵花宝典”的商品化权益,违反《商标法》第三十二条的规定,并对诉争商标予以无效宣告。
针对该无效宣告的裁定,经过两级法院审理,一二审法院均认定“商品化权益”不属于商标法保护的“在先权利”;并认为“葵花宝典”经过演化,与《笑傲江湖》及金庸之间的指向关系已经受到阻断,因此判决撤销该裁定。
环球工作
在一审判决、二审判决结果均极为不利的情况下,环球团队接受完美世界委托,承担本案再审程序中的代理工作。
在案件审理过程中,环球团队依托于长期深耕商标授权确权领域及著作权领域积累的丰富经验,紧密贴合案件事实、证据材料以及法律法规和过往司法实践,详尽、全面地提出了代理意见。
环球团队立足我国商标保护制度,深入研究相关法律的立法宗旨及立法沿革,明确了商品化权益的定性问题,在再审中主张“商品化权益”实质上是对根据法律规定应予以保护、但法律尚未赋予其法定名称的一类权益的统称和指代,并非法律规定之外新创设的民事权益,应当作为商标法意义上的在先权利受到保护。此外,环球团队在细致梳理案件背景事实的基础上深入挖掘证据材料,提出了通过第三方市场调查报告辅助证明“葵花宝典”与金庸先生及其作品的指向关系,并在再审中补充了大量的证据。
再审判决
再审中最高人民法院对环球团队的代理意见予以全面支持。最高院在判决中认定,“商品化权”虽非法定概念,但不能囿于其名称而片面得出其不受我国法律保护的结论。某项特定的权益是否受到保护、如何保护,要与具体的法律规范相结合。
关于“在先权利”,最高院认为商标法保护的“在先权利”包括著作权法第十条第一款明确列举的十六项权利,以及第十七项规定的“应当由著作权人享有的其他权利”,其未列举的不等于著作权人没有这些权利。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》将符合特定条件的“作品名称、作品中的角色名称等”纳入“在先权利”给予保护,并非在著作权法等法律之外创设了新的权益。
对于环球团队补充的证据材料,最高院也予以回应,认为再审期间新提交的第三方市场调查报告显示在公众认知中“葵花宝典”与金庸及其作品之间仍存在较高关联性,可以证明“葵花宝典”已经为广大公众所熟知,与《笑傲江湖》小说和金庸产生了稳定的对应关系,该词汇一定程度的泛化使用,并不足以证明对应关系被阻断。
最终,最高人民法院认定“葵花宝典”符合《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款“在先权利”的保护条件,并认为诉争商标使用在在线游戏等服务上容易使相关公众产生误认,且主观上具有利用相关权利人商业机会和市场优势地位的故意,因此违反2001年《商标法》第三十一条有关“申请商标不得损害他人现有的在先权利"的规定。
据此,最高人民法院作出再审判决,撤销一审判决、二审判决,并驳回某网络游戏公司诉讼请求。环球代理完美世界维持了国知局的无效宣告裁定书,获得全面胜诉结果。
重要意义
本案的价值在于最高人民法院首次在判决中对除“作品名称、作品中的角色名称”外符合《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定的“在先权益”的作品元素做出了界定,明确禁止此类标识被未经授权的主体注册为商标。进一步明晰了著作权保护与商品化权益以及商标注册制度的相互关系。本案对今后文娱领域作品的价值、可授权范围、内涵、边界的划分具有重要指导意义。本案中,环球团队高水准的专业能力和高质量的法律服务赢得了客户的高度认可,是环球团队在商标授权确权业务领域、著作权业务领域多年深耕所取得的又一硕果。
本项目由乔平、穆颖牵头,参与本案的还包括李雨辰。