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对《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》若干条款的解读
2020年09月30日张宏斌 | 李蕾

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》(以下简称《规定》)已于2020年9月10日公布,该规定历经了2018年6月第一次征求意见稿,以及2020年4月28日第二次征求意见稿。本文旨在对《规定》中的若干条款进行梳理和解读。

 

一、针对《规定》第二条[1]——内部证据优先于外部证据的原则

 

A. 根据第二条,如果说明书对权利要求的用语有明确的定义,以此为准;此时,其他的证据,包括技术词典、技术手册、工具书、教科书以及专利审查文档等,都不再适用去解释权利要求。

 

B. 若说明书没有对权利要求的用语有明确的定义(这也是最常见和有争议的情况),根据第二条,“应当”[2]以所属领域的技术人员对权利要求和说明书所理解的通常含义为准;如果根据前述步骤仍然不能界定,此时,可以根据第二条第二款,引入外部证据。

 

C. 对比《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《专利司法解释(一)》)第三条[3],可以看出,内部证据优先于外部证据的原则,在专利侵权诉讼及授权确权程序中均被采纳。

 

D. 有待明确的是,《规定》第二条是否明确否定了最高院之前在个案中确立的“最大合理解释原则(BRI)”[4],最高院在该案中指出:“通常情况下,在专利授权确权程序中,对权利要求的解释采取最大合理解释原则,即基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求作出最广义的合理解释。”[5] 《规定》第二条采用的“通常含义”与最高院在该个案中指出的“最广义的合理解释”对比来看,尤其是将《规定》第二条与《专利司法解释(一)》第二条和第三条确定的侵权案件中权利要求解释的方法比对,很有可能认为《规定》第二条已经放弃了BRI规则,有意的促使侵权案件和授权确权案件在权利要求解释上采用相同的标准。[6]

 

E. 从否定的角度来看,强调“通常含义”,说明裁判者不能利用说明书的内容来限缩解释权利要求至比其“通常含义”更窄的范围(除非,说明书的内容对权利要求的用语做了明确的定义)。[7]

 

二、针对《规定》第三条[8]——侵权案件中的陈述如何影响确权授权程序中对权利要求的解释

 

A. 最高院曾在第二次征求意见稿中规定了“解释权利要求的用语时,可以参考专利审查档案”[9],正式公布的司法解释里删除了该条款。但是,《规定》也没有明确否定专利审查档案可以用来解释权利要求,于是,产生的问题是,申请人/专利权人在授权确权程序中的陈述是否会对权利要求的解释产生影响?这里面的问题依然很多,对权利要求的解释不仅涉及新颖性或创造性的判定,也涉及其他授权要件是否满足的问题。

 

B. 侵权案件中的陈述是否影响确权授权程序中的权利要求解释,第三条采用的是“可以参考”,[10] 结合第二条,有三点理解:首先,第三条不能与第二条第一款冲突,换句话说,如果根据第二条第一款(内部证据)可以解释权利要求,则第三条不再适用;其次,第三条似乎可以和第二条第二款(外部证据)并列使用,或者,可以把侵权案件中的陈述视为一类“外部证据”来看待;第三点,“相关陈述”应该限于专利侵权案件中为证明被控产品或行为落入权利要求保护范围而对权利要求作出的解释,并且,应该是被法院成功采纳的解释,至于该被采纳的解释是否直接导致了侵权成立,《规定》并没有作限定。

 

三、针对《规定》第五条[11]——最接近的无效依据可以是专利法第二十六条第三款(公开充分)

 

说明书中有虚构或编造的实施例或技术效果等,则说明对应的技术方案在申请日不能实施或者技术效果不能被满足,不符合专利法第二十六条第三款公开充分的要求。对于申请人和专利权人来说,说明书中的实验数据、图片等形成的历史时间是非常重要的,特别是在专利申请日/优先权日后新补交的实验数据、实施例、图片等内容,如果相对方(主要是无效宣告请求人)质疑,此时,专利权人最好能够提供形成的时间早于申请日/优先权日的证据,尽量避免提供形成时间晚于申请日/优先权日的证据。

 

此外,特别是在无效程序中,具有一定的诉讼对抗性,就某一项实验数据,即使是在申请日/优先权日递交的申请文件中已经被记载,如果无效请求人基于第五条,质疑数据是否被虚构,专利权人/申请人是否有举证责任来证明这些实验数据系在申请日/优先权日之前通过实际发生的实验获得的?如果该数据是真实的,专利权人/申请人提供相关证据并不难;因此,在对抗式的无效宣告程序中,如果请求人提出上述主张,让专利权人/申请人承担举证责任并非苛责。

 

总之,对《规定》第五条的深入解读,可以得出,对专利申请文件的质量的要求越来越高,申请人的疏忽都可能造成日后专利被无效的风险。

 

四、针对《规定》第十一条[12]——实验数据真实性的举证责任

 

《规定》第十一条规定了对实验数据的真实性的举证责任应由提交数据的当事人(专利权人或申请人)承担;从时间维度看,第十一条所说的“实验数据”既包括申请日/优先权日已经在专利申请说明书中记载的实验数据,也包括此后补充提交的实验数据。根据第十一条,无效宣告请求人可以质疑说明书中记载的实验数据的真实性,而专利权人/申请人应当承担举证责任来证明真实性。这实际上也提高了专利撰写的要求,有助于促使说明书满足“公开充分”这一要件,提高授权专利的含金量。

 

五、针对《规定》第十条[13]——补充实验数据被接受的标准

 

第十条限于药品专利,可以做一个分类,第一类是为了满足专利法第二十六条第三款公开充分要件而补充的实验数据,第二类是为了满足创造性要求而补充的实验数据。

 

对于上述第一类补充实验数据,如果对应的技术效果属于发明要解决的技术问题,但是,该技术效果在说明书中没有记载,或者虽有声称但原说明书中没有记载任何支持性的实验数据,这类补充实验数据应该很难被采纳,拒绝的依据包括专利法第三十三条修改不得超原范围的要求[14];除非,一种可以考虑的情况是,专利权人/申请人能够证明这些补充实验数据在申请日之前已经完成,但在撰写时没有记录在原说明书中。

 

对于上述第二类补充实验数据,往往是针对权利要求与现有技术的区别技术特征所对应的技术效果,如果说明书已经引用了该现有技术,补充实验数据是对已有实验数据的进一步支持和加强,则应该被考虑是合理的;如果说明书并没有引用该现有技术,而是例如无效请求人在无效程序中引用的现有技术,那么原说明书可能并没有针对该现有技术提供实验数据来说明对应的技术效果,已有案例也有接受这类补充实验数据的情况。[15]

 

对于该案,有必要进一步的思考,如果不加限制的接受这类补充实验数据,可能会鼓励说明书减少对现有技术的披露,因为,如果披露了,就必须要求在说明书中提供相应的实验数据;如果没有披露,待日后在无效程序中被引用,则日后提交补充实验数据就可以了,这显然是不应该被鼓励的情况。

 

六、针对《规定》第六条[16]——公开充分

 

A. 时间点是在专利申请日,即:判断技术方案能否实施或能否解决发明所要解决的技术问题的时间点是专利申请日,所以,通过在申请日之后产生的技术手段来实施技术方案或解决技术问题,则不能满足公开充分的要件。

 

B. 关于举证责任的问题,第六条并没有明确作出规定,但是,专利权人/申请人承担公开充分的举证责任似乎是没有问题的;至少在无效宣告程序中,这与《行政诉讼法》第三十四条[17]规定的由行政机构承担举证责任并不矛盾,复审委在作出无效审查决定时,实际上也是无效宣告请求人和专利权人之间的对抗程序,在该过程中,专利权人应当对说明书满足公开充分要件承担举证责任,根据是否完成举证责任,复审委据此作出无效审查决定,而司法审查是对复审委这一决定的审查,复审委承担的举证责任是,在无效过程中根据举证责任来认定是否满足公开充分,而不是由复审委去直接承担举证证明专利是否满足公开充分的要求。

 

C. 第六条第二款,实际上提高了满足专利法第二十六条第四款的门槛,如果一个实施方案或技术特征没有满足公开充分的要求,则其不能用来证明满足第二十六条第四款的要求。

 

七、整体感受

 

尽管《规定》的条文不多,读起来也不复杂,但是,解读之后,笔者的理解是,通过在授权确权程序中加强对抗的程序,并且良好的适用举证责任,实际上可以把《规定》中的一些条款作出良好的适用,其结果可以提高专利撰写的要求,希望可以促进专利代理市场良币驱逐劣币,而不是现在相反的尴尬情况。

 

对于专利权人/申请人(也就是我们的衣食父母-客户)来说,最高院的意图可能是清楚的,提高专利撰写的质量是趋势,否则,专利很可能会在对抗式的确权授权程序中被无效。

 

注释:

[1] 《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第二条:“人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义,界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的,按照其界定。

依照前款规定不能界定的,可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。”

[2] 第一次和第二次征求意见稿均采用“一般应当”,最终公布的司法解释去掉了“一般”,也即强调了内部证据优先的“刚性”,排除了个案中行政机构或法院以“一般”为依据的裁量空间。

[3] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第三条:“人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。

以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”

[4] 见(2014)行提字第17号行政判决书;也称之为BRI规则,见:https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html#d0e200409。

[5] Id.

[6] USPTO已经放弃了BRI规则而统一采用了包括Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)案确定的权利要求解释的一般标准,法院和USPTO在权利要求解释的规则上趋于一致,见:https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/ptab-issues-claim-construction。

[7] 最高人民法院在(2014)行提字第17号行政判决书中认定:“如果说明书未对权利要求用语的含义作出特别界定,原则上应采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义,尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论,从而促使申请人修改和完善专利申请文件,提高专利授权确权质量。”

[8] 《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第三条:“人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时,可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。”

[9] 2020年4月28日公布的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定(一)》(征求意见稿)第三条第三款规定:“解释权利要求的用语时,可以参考专利审查档案。”,见:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-227631.html

[10] USPTO最新规则也采用了类似条款,见:https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/ptab-issues-claim-construction。

[11] 《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第五条:“当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则,虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容,并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的,人民法院应予支持。”

[12] 《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第十一条:“当事人对实验数据的真实性产生争议的,提交实验数据的一方当事人应当举证证明实验数据的来源和形成过程。人民法院可以通知实验负责人到庭,就实验原料、步骤、条件、环境或者参数以及完成实验的人员、机构等作出说明。”

[13] 《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第十条:“药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据,主张依赖该数据证明专利申请符合专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等规定的,人民法院应予审查。”

[14] 最高院在墨盒案中阐述了专利法第三十三条的法理基础,最高法院指出:“这一限制的理由在于:一是通过将修改限制在原说明书和权利要求书记载的范围之内,促使申请人在申请阶段充分公开其发明,保证授权程序顺利开展。二是防止申请人将申请时未完成的发明内容随后补入专利申请文件中,从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益,保证先申请原则的实现。三是保障社会公众对专利信息的信赖,避免给信赖原申请文件并以此开展行动的第三人造成不必要的损失。”见最高人民法院(2010)知行字第53号行政裁定书。

[15] 见北京高院(2018)京行终2513号行政判决书。

[16] 《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第六条:“说明书未充分公开特定技术内容,导致在专利申请日有下列情形之一的,人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定:(一)权利要求限定的技术方案不能实施的;(二)实施权利要求限定的技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的;(三)确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,需要付出过度劳动的。

当事人仅依据前款规定的未充分公开的特定技术内容,主张与该特定技术内容相关的权利要求符合专利法第二十六条第四款关于“权利要求书应当以说明书为依据”的规定的,人民法院不予支持。”

[17] 《行政诉讼法》第三十四条:“被告对作出的行政行为负有举证责任,应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。

被告不提供或者无正当理由逾期提供证据,视为没有相应证据。但是,被诉行政行为涉及第三人合法权益,第三人提供证据的除外。”