作者：桂佳
中国商标法律保护采取“申请在先原则”，即原则上将商标专用权授予最先申请注册人，使经合法注册的商标在中国得到较高程度上的法律保护。但因为种种原因，一些企业未能将其已经建立了一定商誉的商标申请注册。对此，《中华人民共和国商标法》（下称“《商标法》”）中对在先使用、但未注册的商标也给予了一定程度上的保护。对在先使用的未注册商标的保护主要体现在《商标法》第十三条第一款和第三十一条两个法条之中。前者是对被认定为驰名商标的未注册商标的保护，而后者禁止以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的未注册商标。本文旨在帮助企业理解如何依据《商标法》第三十一条在华保护其未注册商标。
《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”
根据该规定，作为未注册商标的权利人，其权利仅限于禁止他人“注册”其商标，而不延伸至禁止他人“使用”其未注册商标。这意味着，倘若企业的未注册商标被他人使用，除非该企业可依据《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定追究该使用行为的法律责任，否则，其不能根据《商标法》的规定请求禁止对该商标的“使用”行为。但未注册商标权利人可自公告之日起三个月内对初步审定的抢注商标向商标局提起商标异议程序，或自抢注商标注册之日起五年内请求商标评审委员会（下称“商评委”）裁定撤销该商标的注册（下称“商标异议或撤销”或“行政程序”）。企业若有意撤销该商标的注册应满足以下三个前提条件，即（1）抢注人应“以不正当手段抢先注册”该商标，（2）未注册商标权利人“已经使用”该商标以及（3）对该商标的使用应“有一定影响力”。
一、 如何理解“以不正当手段抢先注册”？
最高人民法院（下称“最高院”）于2010年4月20日发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（下称“《意见》”）第十八条第一款规定：“根据商标法的规定，申请人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。”在常州诚联电源制造有限公司（下称“常州诚联”）诉商评委、常州市创联电源有限公司（下称“创联公司”）商标撤销行政纠纷再审案（下称“常州诚联案”）（（2006）行监字第118－1号）中，最高院也认定：“（常州诚联）在明知创联公司（未注册商标权利人）使用争议商标的图形标志的情况下，创办经营同类业务的公司在同类商品上抢注创联公司正在使用的商标及商标图形，……因此常州诚联注册争议商标的不正当性是明显的。”
从《意见》的规定和前述案例中可以看出，若抢注人知道或应当知道某具有一定影响的未注册商标已被他人在先使用但仍注册该商标，其行为可被认定为采用了不正当手段。因此，在启动针对抢注人行为的商标异议或撤销程序之前，企业应积极收集可证明抢注人知晓未注册商标使用情况的证据，以此证明抢注人实施了“以不正当手段抢先注册”的行为。另外，若企业提交的证据可证明对未注册商标的使用范围广、方式多、时间久和频率高，则更易使商评委和法官作出“抢注人知道或应当知道未注册商标已经在先得到了使用”的判断，进而认定或推定抢注行为“采用了不正当手段”。当然，如果未注册商标权利人提供了足以证明抢注人对未注册商标有所了解的直接证据，将更易于使未注册商标权利人获得对其有利的认定。
二、 如何理解“已经使用”？
在广州市番禺区万声达电子电器厂诉商评委、蔡力商标撤销行政纠纷案（下称“万声达案”）（（2011）高行终字第365号）中，北京市高级人民法院（下称“北高院”）认定，《中华人民共和国商标法实施条例》（下称“《商标法实施条例》”）第三条中关于商标法意义上的“使用”之规定适用于《商标法》第三十一条中“已经‘使用’”之情形。《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”北高院于2006年3月7日发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第二条明确说明：“在商业活动中，使用商标标识标明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均为商标的使用方式。除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外，在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识，使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的，都是商标的使用。”
从这些规定和案例中可以看出，可被法院认可的商标使用方式较多样，一些通过新型技术手段推广和宣传商标的方式也可被接受和认定。这意味着，企业对未注册商标的各种使用方式均有可能被法院予以认可。因此，在收集可证明未注册商标得到了实际使用的证据时，企业应充分参考上述规定，将所有与该商标有关的商业活动均考虑在内，避免遗漏可能被认可的用以证明该商标实际得到使用的证据。
企业在日常经营中应定期、系统和规律地将其对核心商标的使用情况予以记录和备案，这对于未注册商标权利人企业来说尤为重要。除此以外，在针对抢注商标启动法律程序之前，企业应将曾经对其未注册商标的全部使用情况告知其律师，这将为律师筛选可证明该商标得到使用的有力证据提供更多的便利。在一些企业中，可证明企业商标得到使用的全部证据分别保存于多个部门。对于这些企业，其应做好各个部门之间的协调工作，以确保系统地收集和整理全部证据。
但需要注意的是，《意见》第二十条第二款规定：“没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用。”因此，单独的转让、许可行为或仅有对商标所有权作出声明的行为并不能被认定为商标的使用行为。但企业可将其转让、许可未注册商标的行为作为辅助证据，与前一段所指商标的使用方式相结合，用以证明未注册商标权利人“已经使用”该商标。
此外，未注册商标权利人有时会在行政诉讼阶段补充提交一些证据以支持其撤销抢注人已抢注商标的请求。在行政程序阶段，假若这部分证据未被提交且其证明目的亦未被提及，法院一般不予接受。但是，如果企业在行政程序阶段已提交了用以证明其对未注册商标的使用事实的部分证据，之后在诉讼阶段继续提交其他证据用以补充说明其对商标的使用情况，则这部分证据有可能被法院采纳。
三、 如何理解“有一定影响”？
若未注册商标权利人有意针对他人抢注行为提出商标异议或撤销申请，则该企业对其未注册商标的使用还应具有一定影响力。应怎样理解对商标的使用达到“有一定影响”的程度呢？
《意见》第十八条第二款规定：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”最高院在常州诚联案中认定：“《商标法》第三十一条规定的‘有一定影响’的商标，通常是指已经使用了一定时间，因一定的销售量、广告宣传等而在一定范围的相关公众中具有知名度，被视为区分商品或服务来源的未注册商业标志。”在万声达案中，北高院认定：“‘有一定影响’的情形是指相关商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等，从而能够使一定范围的相关公众知晓该商标，进而对商品来源加以区分。……仅凭一份广告不足以认定‘具有一定影响’。”在另一案中，北高院也认定，仅有一份荣誉证书通常不足以证明“有一定影响”的认定。
从《意见》的规定和前述两个案例中可以看出，若企业欲撤销他人抢注的商标，其应举证说明未注册商标的使用已经达到了在一定范围的相关公众中具有知名度的程度。法院在认定“一定范围的相关公众”和“具有知名度”时具有一定的灵活性，并且会综合考量各种因素，单独一份广告、一次商业活动和偶发的短暂使用均不足以达到“有一定影响”的程度。
因此，在启动商标行政程序之前，企业应充分考虑其现有证据是否可证明对未注册商标的使用持续了一定时间，且使用该商标的服务或产品已经具有了一定市场销量。此外，如果抢注人所在的地区并非是未注册商标的使用地区，那么对未注册商标知名度将有更高的要求。如果未注册商标在抢注人所在的地区得到了使用或抢注人的抢注行为系明知或具有恶意，那么对未注册商标知名度的要求就会相对降低。
四、 他人已经使用并有一定影响的“商标”是否仅仅局限于与抢注人抢注的商标在相同类别上的相同商标？
在万声达案中，商评委、北京市第一中级人民法院和北高院均认为，若在先使用并有一定影响的商标系被异议商标使用在类似商品上的近似商标，则在先商标权利人可以根据《商标法》第三十一条的规定针对被异议商标提出商标异议申请。因此，他人已经使用并有一定影响的“商标”并不仅仅局限于与“被异议商标”在相同类别上的相同商标，对其保护还可包括禁止在相同或类似商品或服务上抢注与他人在先使用的未注册商标相同或近似的商标的行为。
在实践中，一些抢注者将有一定影响的未注册商标在类似商品上申请商标注册，或将其稍加修改后将与之相近似的商标在相同或类似商品上申请注册。对于这些情况，企业可以定期监测相关类别上的商标注册情况，并及时针对与其未注册商标在类似商品上的近似商标提出商标异议或撤销申请。
五、结束语
企业若希望根据《商标法》第三十一条的规定来禁止抢注其未注册商标的行为，应满足一定的前提条件，即该未注册商标应已被广泛使用，对未注册商标的使用行为已经导致其具有一定影响，并且抢注该未注册商标的行为是通过不正当的手段实施的。在对抢注行为启动商标行政程序前，企业在收集证据时应仔细研究上述法律规定、法院论证思路和案例的判决结果，为更好得准备相应程序提供参考。
我们在此针对未注册商标权利人对抢注人已注册商标提出商标异议或撤销申请时提供一些建议。对于这样的商标行政程序，商标行政机关将根据未注册商标权利人实际提交的证据来进行审理，审理过程本身属于商标行政机关作出具体行政行为的过程。因此，若对商标行政机关的审理结果不满意，企业有权向法院提起行政诉讼。在诉讼阶段，法院将审查商标行政机关是否针对未注册商标权利人所提交的证据作出了合法的行政决定。因此，企业应做好充分准备，尽量在启动商标行政程序时就将所掌握的全部证据提交给行政机关予以裁决，以避免企业将其在启动该程序之前已获得的证据在司法程序中才得以提交的情况，降低不必要的败诉风险。
最后，值得一提的是，十一届全国人大常委会第三十次会议在2012年年底审议了《中华人民共和国商标法修正案（草案）》，并将该草案公开发布以向公众征求意见。该草案在原《商标法》第十五条中增加一款，作为第二款：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”从这个条款中可以看出，立法者意图对抢注他人未注册商标的情形加以进一步的限制和禁止。但值得注意的是，此条款对保护未注册商标权利人仍附加了限制性的条件。尽管如此，若针对该条款的修改意见被新的《商标法》采纳，未注册商标权利人的权利将可能会进一步得到保障。（完）
桂佳为环球律师事务所常驻北京的合伙人，主要从事纠纷类和非纠纷类知识产权法律业务，涵盖著作权、专利、商标、网络域名、商业秘密、反不正当竞争和反垄断等诸多方面。（E-mail: meph.gui@glo.com.cn）
相关业务领域
相关人士
