作者：沈冬梅
一、 导读
商标权人在商业实践中没有把商标投入注册证所核定的商品或者服务（以下统称商品）上进行商业性使用，使得该商标对商品的基础性功能－识别功能－没有实现。在这种情况下，商标侵权行为因为没有造成商标权人丧失或者减少其在核定商品上的市场份额，也没有造成商标权人在核定商品上的利润损失，因此，通常情况下侵权赔偿额不应当按商标侵权人的侵权获利为标准确定。
二、 事实
商标权人三洋电机株式会社（以下简称三洋电机）于1997年在中国内地注册了“SANYO三洋”文字商标，并于2008年被国家商标局认定为驰名商标。
被控侵权人三洋电梯（无锡）有限公司（以下简称三洋无锡）成立于2001年，生产电梯产品。三洋无锡多年来在生产销售电梯的主要部件上使用“SANYO三洋”标识，并在商业活动中突出使用“SANYO”和“三洋”字样。另外，三洋无锡以其杭州经销商即杭州三洋电梯有限公司（以下简称三洋杭州）的名义，注册了域名www.sanyoelevator.cn，并在网站上多处使用“三洋”、“SANYO”商标，同时大量引用了三洋电机的一些事迹来宣传三洋无锡。
三洋电机诉到内地法院，提出三洋无锡和三洋杭州共同侵犯了它对“三洋”和“SANYO”商标享有的专用权，还构成了不正当竞争，请求判令两被告立即停止侵权行为；判令两被告在《新民晚报》上公开赔礼道歉、消除影响；判令两被告共同支付侵权赔偿款人民币（以下略）500万元，以及为制止侵权行为和调查取证而支出的其它合理费用10万元，并承担连带责任。
三洋无锡答辩称，三洋无锡依法进行了工商登记注册而成立，公司字号“三洋”是依法取得、合法使用，并没有侵权的主观故意。三洋无锡生产和销售的全部“三洋”商标电梯已经受到江苏省质量技术监督局的行政处罚，随后已经停止了使用“三洋”商标。所谓的侵权网站上虽然刊载了三洋无锡的内容，但网站属于三洋杭州所有，域名的注册、使用都是三洋杭州所为，三洋无锡没有使用，不应当对网站上的侵权行为承担连带责任。
江苏省无锡市中级人民法院
江苏省无锡市中级人民法院一审判决认为，“三洋”、“SANYO”既是三洋电机的注册商标组成部分，也是其商号，其合法权利均受中华人民共和国法律保护。三洋电机已经在国家商标局在第7类产品（包括电梯在内）上注册了第1128994号“三洋 SANYO”商标，且在注册有效期内，故其依法享有商标专用权，有权禁止他人未经其许可使用该商标。三洋无锡擅自在生产、销售的电梯产品上使用“三洋”、“SANYO”字样，属侵犯原告注册商标专用权行为。网站内容虽由三洋无锡发布，但三洋杭州在诉讼中自认其注册并使用了域名、网站为三洋杭州所有，故可认定三洋杭州对三洋无锡在网站上的商标侵权行为应为明知而提供帮助，与三洋无锡构成共同侵权。
关于域名www.sanyoelevator.cn，三洋无锡为该域名的使用人，三洋杭州提供该域名供三洋无锡从事电梯产品的电子商务，故三洋杭州、三洋无锡注册、使用域名的行为侵犯了三洋电机注册商标专用权，应当停止侵权、注销域名。
另外，三洋电机的厂商名称在中国内地受到法律保护。三洋电机与三洋无锡、三洋杭州均系机电设备行业生产经营者。三洋无锡、三洋杭州的侵权行为降低了“三洋 SANYO”商标、商号的区别性特征，损害了竞争对手三洋电机的声誉，并易造成相关公众误认双方为关联企业，违反了市场竞争应当遵循的诚实信用原则和基本商业道德准则，构成不正当竞争行为。
三洋无锡在网站上的宣传内容明显虚假，具有攀附三洋电机商号、商标声誉及企图使相关公众误认其为三洋电机关联公司的主观故意，构成虚假宣传的不正当竞争行为。三洋杭州作为该网站的注册人和使用人，对三洋无锡在网站上的虚假宣传行为提供上传帮助，与三洋无锡构成共同侵权。
关于商标侵权的损失赔偿责任问题，鉴于三洋电机没有生产电梯产品，三洋无锡的商标侵权行为不会造成三洋电机丧失或减少其未涉足的电梯产品市场份额，也不会造成三洋电机在电梯产品上的实际利润损失，故损失额不宜以侵权人的经营获利为标准确定。
综合考虑三洋无锡的主观过错、具体侵权情节、三洋电机涉案商标的损失等因素，一审法院酌情判令三洋无锡立即停止侵犯三洋电机第1128994号注册商标专用权的行为，即停止在电梯产品、宣传材料、网站及其他经营用物品上使用“SANYO”、“三洋”字样；三洋无锡立即停止使用www.sanyoelevator.cn域名；三洋无锡立即停止使用含“三洋”或“SANYO”字样的中英文企业名称；三洋无锡就其侵犯商标专用权行为和不正当竞争行为于本判决发生法律效力之日起三十日内在《新民晚报》上刊登声明，消除影响；三洋无锡于本判决发生法律效力之日起五日内赔偿三洋电机损失50万元；三洋杭州立即停止使用www.sanyoelevator.cn域名，并于本判决发生法律效力之日起三十日内注销该域名；三洋杭州立即停止使用含“三洋”字样的企业名称。对于另一被告三洋杭州，三洋电机并无证据证明三洋杭州有生产、销售假冒商标电梯的共同侵权行为，故三洋杭州不应承担连带赔偿责任。三洋电机为本案支出的律师费10万元属合理开支，由侵权人三洋无锡和三洋杭州共同承担。
江苏省高级人民法院
三洋无锡不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。二审期间，三洋无锡提出其与三洋电机达成了初步和解意向，申请撤回上诉。江苏省高级人民法院裁定准许其撤回上诉，原审判决随即发生法律效力。
三、 评论
中国内地商标法最近的一次修改也远在2001年。按照这一版本的商标法文本原义以及当时相关公众对商标功能的期待和商业实践，商标的功能在于从视觉上区别商品的来源，即最原始的识别功能。相较于其他某些法域对商标的法律保护已经延伸到交流、投资或者广告功能上，中国内地的商标立法保护显然力度不足。但由于中国内地的法律和商业实践建立在断层的基础之上，有很强的实验性，因此现行商标法采取生硬的注册核定优先的商标保护方式也有不得已而为之的现实理由。
商业实践中，一些跨国公司在中国内地并不打算生产某种商品或者提供某种服务，但仍然在相应品类上防御性地（或者基于其他商业目的）注册了商标。这种未投入商业使用的另类注册商标是否可以受到现行商标法或者反不正当竞争法的司法保护、如何保护（如果可以的话），一直是知识产权界关注的难点问题。
本案创造性地提供了解决前述问题的一种方案，即判定相关行为的侵权性质、但适当调低赔偿额，从而实现了对法无明文规定的防御性注册商标仍然提供法律保护的司法政策。
中国内地商标法对侵犯商标专用权的行为采取法定赔偿制，即赔偿数额按以下方式计算：侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支；侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。司法解释进一步规定：侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。
由于三洋电机在中国内地没有生产过电梯产品，如果按三洋电机的实际损失计算赔偿额，可能不应当予以赔偿；如果按三洋无锡的经营获利为标准计算赔偿额，有可能造成三洋电机的不当得利。权衡各种因素，一审法院判决责令三洋无锡停止商标侵权行为，责令三洋无锡、三洋杭州停止实施侵犯三洋电机商号权、虚假宣传等不正当竞争行为，并最终依职权将法定赔偿额的最高限额50万元确定为三洋无锡对三洋电机的赔偿款，并判令三洋无锡、三洋杭州共同承担本案律师费10万元。
以上一审判决做出后不久，最高人民法院的政策性司法文件强调指出：要妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系,使民事责任的承担有利于鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。这份文件阐明了最高人民法院对未投入商用的注册商标仍然应当予以司法保护的观点，并指出以责令停止侵权行为作为主要保护方式，一般不给予赔偿金保护。
考虑到本案的事实情节不属于以上司法文件所强调的“利用注册商标不正当地投机取巧”，因此本案可以作为对未投入商用的注册商标仍给予赔偿金保护的合理例外的实例。（完）
沈冬梅为环球律师事务所常驻上海的合伙人，其执业领域主要涵盖知识产权、反垄断和反不正当竞争、争议解决。（E-mail: shendongmei@glo.com.cn）
