作者：李占科

 

引言

 

本文内容基于笔者在2018中国反垄断论坛上的部分发言整理。

 

标准必要专利（Standard Essential Patent or SEP）许可谈判与反垄断问题密切相关。对于标准必要专利权人而言，在许可谈判中应遵循FRAND原则，否则可能构成滥用市场支配地位，受反垄断法规制；而实施人应遵循诚实信用原则，否则可能引发专利侵权之诉并承担禁令和惩罚性赔偿的后果。

 

标准必要专利的反垄断问题近些年来受到广泛关注。事实上，标准必要专利并不是一个新问题、新概念。国内最早关注标准必要专利是从DVD标准开始的，这也是中国企业首次在标准和专利交叉领域接受洗礼。二十世纪末到二十一世纪初，在光存储领域，包括DVD光盘及DVD光盘播放机领域出现了一些专利许可联盟，包括荷兰皇家飞利浦主导的3C联盟【1】，类似的还有6C联盟【2】和1C【3】，这些权利主体对外许可的是 DVD标准专利池，其中就有很多属于DVD标准必要专利。

 

如今，知识产权与反垄断交叉领域呈现两个方面的发展趋势。其一，不再局限于通信领域，而是向医药及其他更加广泛的行业领域扩展；其二，不再局限于专利领域，其他类型的知识产权，包括著作权领域，预测也很快会迎来爆发。因此，未雨绸缪，此处重点讨论的标准必要专利许可谈判，对未来可能发生在其他行业领域和其他类型知识产权的许可谈判，也有借鉴意义。

 

此外，本文不站在专利权人或实施人任何一方的立场【4】，本文的目的是探讨标准必要专利权人与实施人在许可谈判中的行为规则或是合规问题。

 

一、谈判规则

 

从法律适用角度，可以重点关注《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“专利司法解释二”）第24条和北京高院《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称“指南”）第149-153条。特别是指南的规定，相对具体，实操性较强。指南的起草实际上参考了国外的先进经验，包括参照欧盟法院在华为与中兴案件中的经验确定了谈判过错判断标准、对善意实施人提存的要求等。

 

需要指出的是：指南不是法律，也不是司法解释，仅作为北京高院辖区范围内进行司法审判的参考。但是，就该问题而言，北京高院的很多观点，目前确实也代表了比较主流的司法领域的观点。另一方面，许可谈判一旦没有达成一致，双方进入诉讼阶段，根据目前的现实情况，绝大多数涉及SEP的重要案件均由北京知识产权法院一审，北京高院作为案件的终审法院，该指南无疑对专利权人和实施人而言，都具有非常重要的参考价值。

 

通过研读指南，以及指南主要撰稿人的一些公开说明，我们总结出一些重点：

 

（一）由于中国采标工作的滞后性，国际和区域标准组织的标准必要专利，也可以参考适用指南；

（二）专利权人FRAND承诺应该明示；

（三）专利权人有举证义务，证明完成了明示义务，对于明示义务是否完成，持相对宽松标准；

（四）专利权人FRAND承诺是一种单方法律行为，不是邀约，实施人实施SEP并不导致许可合同的成立【5】；

（五）原则上不颁发禁令，禁令以实施人的过错为前提，且应是明显过错【6】；

（六）谈判的书面化要求，无论是最初的侵权通知、提出许可条件、答复或提出新的许可条件，均要求书面进行；

（七）积极磋商原则

 

二、标准必要专利权人应遵循FRAND原则

 

一般而言，标准必要专利权人是积极发起许可谈判的一方。专利权人在谈判的发起阶段、磋商阶段均应遵循FRAND原则。程序上，专利权人应积极主动促进谈判进行，为谈判创造便利条件，满足实施人的合理要求，比如关于答复期限、谈判时间和地点方面的要求；实体上，专利权人应提出合理的许可条件，避免提出一些明显不公平、不合理的要求，比如不公平的回授、不合理的搭售等等。

 

另外，行业内一些惯例，也是专利权人应该遵循的。比如，应实施人要求发送专利侵权比对分析表。再比如，如果实施人同意缴纳许可费，但就金额有争议，双方僵持不下，实施人提出进行中立第三方裁决，但专利权人不同意，直接提起专利侵权之诉，这种情况下，一般认为专利权人并未遵循FRAND原则。还有一种常见的情况，专利权人提出明显不合理的许可条件，明显背离其专利价值，并一直坚持其报价，这种情况事实上是一种专利滥用行为，由于SEP的特殊性，涉嫌滥用市场支配地位，受反垄断法规制。

 

三、实施人应遵循诚实信用原则

 

实施人应该基于诚信原则，针对专利权人发出的通知、谈判要求、专利侵权分析比对表、许可条件等，应通过书面方式积极予以回应、答复，不应无故阻碍、拖延或拒绝参与许可谈判。一旦收到专利侵权分析比对表，应在合理时间内作出评估，如果认为落入专利保护范围的可能性很高，但认为许可条件不合理，可在合理时间内提出新的许可条件。如果评估认为侵权风险不高，或专利稳定性较差，也可以明确告知专利权人，并提供初步的说明或者证据材料。如果实施人一直基于诚信原则与专利权人谈判，只要在合理时间跨度内，即便谈判未能达成一致，专利权人诉至法院，得到禁令支持的可能性也不大。而且，从目前法院的态度看，即便谈判破裂进入诉讼程序，只要实施人可以主动向法院要求进行许可条件的调解，或者主动向法院提存，法院都会视作善意的表现，在禁令的适用上予以考虑。

 

实施人应该尽力避免一些明显的谈判过错。比如，针对专利权人要求协商的请求，迟迟不能确定时间和地点，或者，提出一些比较苍白无力甚至明显无理的主张，类似于“我方没有这方面的专业人员，无法判断是否侵权”，“我方要求你方提供翻译人员并报销我方参会人员差旅费”等等。在已经二审终审的西电捷通诉索尼移动WAPI专利侵权一案中，法院认定索尼移动作为实施人存在明显过错的重要一点就是：双方在数年之内，未能就发送专利侵权分析比对表和签署保密协议的先后顺序达成一致，而法院认为，按照常规，应该是先签署保密协议再发送比对表，索尼移动过错明显【7】。

 

结语

 

标准必要专利权人与实施人之间的许可谈判，在双方均善意的情况下，可以作为避免诉讼的手段。很多情况下，虽然谈判不成进入诉讼，在诉讼中或诉讼结束后也会继续进行谈判，如果新一轮谈判不成还会恢复诉讼，如此往复进行。作为商业主体，双方在不同的阶段固然有不同的目标，但是，无论何时，谈判的一般规则、行业惯例和一颗善意的心是双方都应该遵循的。

 

尾注：

 

1. DVD3C联盟最初由索尼、先锋、飞利浦三家公司组成，LG后来加入，但仍习惯上称之为DVD3C联盟。该联盟对外许可由飞利浦主导，在全球范围内获得了巨大成功。

2. DVD6C联盟最初由日立、松下、东芝、JVC、三菱电机、时代华纳六家公司于1997年组建，虽然6C联盟成立更早，但相对于3C联盟，6C在中国的专利许可活动并不成功。

3. 指法国汤姆逊公司，当时在中国的影响力不及3C和6C。

4. 实践中，专利权人和实施人的角色是变化的。比如，在交叉许可谈判中，专利权人也是实施人；再比如，某一个项目中的专利权人在另一个项目中是实施人。

5. 针对这一问题，除司法实践中法院普遍认可的单方法律行为说外，还有要约说、要约邀请说、强制缔约说及第三方受益说等观点。

6. 目前学术界和实务界似乎对于禁令颁发原则的理解有比较大的分歧。很多人认为，《专利法司法解释（二）》第二十四条确立了标准必要专利“不颁发禁令为例外”的原则，而北京高院指南虽然原文援引了该条规定，但是又通过一系列补充条文，似乎确立了“颁发禁令为例外”的原则。但事实上，本人认为，并不能由此当然得出矛盾的结论，从备受关注的西电捷通诉索尼移动WAPI专利侵权一案的一审、二审判决书，似乎也能看出，无论北京知识产权法院还是北京高院，都将实施人“明显过错”作为禁令适用的重要依据。

7. “从2014年12月4日起，西电捷通公司同意在签署保密协议的前提下提供权利要求对照表，但索尼中国公司强调要求西电捷通公司在“没有保密协议的基础上提供权利要求对照表”。西电捷通公司为了推进谈判，对于签订保密协议提出多种解决方案，包括重新解释保密协议，简化延长保密协议的手续等，但索尼中国公司没有表现出相应推动谈判的诚意。特别需要指出的是，索尼中国公司在2015年3月13日明确表示“索尼移动在全面评估西电捷通主张的专利并认定该等专利具有合理价值前，不能与西电捷通进行任何商业谈判”，从而置双方长达六年的谈判过程于不顾，充分体现出索尼中国公司要求西电捷通公司提供权利要求对照表只是一个拖延手段。”——引自西电捷通诉索尼移动二审判决书