作者：桂佳｜张娇
中国专利法对实用新型专利和外观设计专利的授予采用“初审授权”的制度，而对发明专利采用“早期公开，延迟审查”的制度，即国务院专利行政部门收到发明专利申请文件后，经初审合格，自申请日起满18个月便公开其申请文件，然后再根据申请人的请求进入实质审查程序。在公开日后，公众即可通过阅读申请文件所记载的技术内容实施该技术，在授权日前，他人的实施行为不构成侵犯专利权，所以，在此期间内申请人不能依据专利权获得保护。但是在此期间，申请人可能因技术资料提前公开受到利益损失，如竞争者通过实施该技术进行生产销售专利产品抢占市场份额。如果申请人在此期间的利益损失不能获得适当补偿，那么申请人可能会倾向于将该技术作为商业秘密使用，而不是将其进行专利申请，这就违反了专利法鼓励将发明充分向社会公开，将创造成果广泛应用，并促进社会进步的精神。因此，专利法设立了发明专利临时保护期使用费制度，即在临时保护期内，他人对该技术的实施并不构成侵权，但是需要向申请人支付适当的使用费。
《中华人民共和国专利法》（下称“《专利法》”）第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
根据该规定，只有发明专利存在临时保护期的问题，而实用新型专利和外观设计专利申请人不能要求实施其专利的他人支付适当的费用。发明专利申请人对实施其发明的人唯一能采取的救济措施是要求实施人支付适当的费用。在实务中，专利临时保护期使用费制度涉及如下问题：（1）《专利法》第十三条规定中“实施”的含义和不承担责任的实施行为；（2）临时保护的时期范围；（3）使用费的计算；（4）请求支付使用费的恰当主体；（5）起诉时间及诉讼时效；（6）法院管辖权与申请人的起诉事项。本文将结合法院实践判例对这些问题进行探讨。
一、 《专利法》第十三条规定的“实施”的含义及不承担支付使用费责任的实施行为
在山东新发药业有限公司与浙江杭州鑫富药业股份有限公司及上海爱兮缇国际贸易有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷及侵犯发明专利权纠纷管辖权异议案（下称“新发药业案”）（(2008)民申字第81号）中，最高人民法院（下称“最高院”）认为，《专利法》第十三条所指的“实施”与专利法第十一条所称的“实施”系同一概念，即均指制造、使用、销售、进口包含专利技术的产品的行为。然而，通过分析其他法条和案例，实践中还存在一些不用支付使用费的实施行为，下文中将会对这些情况予以讨论。
（一）可以免责的实施行为
部分实施行为可通过证明生产经营目的和产品合法来源获得免责。在深圳市坑梓自来水有限公司与深圳市斯瑞曼精细化工有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷申请再审案（下称“坑梓公司案”）（（2011）民提字第259号）中，最高院认定，对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。判断‘合法来源’时，应当考虑相关产品是否是通过正当、合法的商业渠道获得的，并不必然要求考虑销售者或者供应者在提供相关产品时是否符合相关行政管理规定。
最高院在判决中将具有合法来源的销售、使用行为作为不承担支付使用费的免责行为。判决中虽然没有明确指出判决法律依据，但从《专利法》第七十条规定中也许能找到依据。该条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”该规定表明在专利授权后，部分实施行为在特殊情况下可以免于承担赔偿责任。因为《专利法》对专利权人的保护程度高于对申请人的保护程度，所以在类似情况下，可以参照法律对专利权人的保护程度来确定对申请人的保护程度。既然在权利人获得专利授权后，实施人都可以通过证明生产经营目的、提供产品合法来源而免责，那么在临时保护期内，实施人也应当在类似情形下获得免责。最高院在坑梓公司案中的判决支持了该判断，所以，在临时保护期内，若实施人能够证明其销售、许诺销售或者使用行为是为生产经营目的，且能提供产品合法来源的，那么实施人应当免于承担支付使用费的责任。其中，合法来源是指相关产品是通过正当、合法的商业渠道获得的，企业应当注意保存所购产品的收据、发票等材料。
另外，根据《专利法》第七十条规定，若要免除赔偿责任，实施人还应当满足一个要件，即实施人不知道是未经专利权人许可而制造并售出专利侵权产品。一般法院会推定实施人满足该要件，除非专利权人或者申请人能够提出相反证明。所以，如果专利权人或者申请人能够证明实施人知道该产品是未经其许可而制造并售出的产品，则实施人不能获得免责。
（二）合法的实施行为
若发明专利实施人在原有范围内继续其在专利申请日之前已有的实施行为，则实施人不承担支付使用费的责任。《专利法》第六十九条第二项规定, 实施人在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。该条规定表明, 在临时保护期内实施人在原有范围内继续实施自己已有的技术的行为属于合法实施行为，不需要支付使用费。这里“已有的技术”是指实施人在申请人申请专利之前已实施过或者已做好必要准备将实施的技术。该结论在判例中也获得了支持。例如，在李宪奎与深圳市岩土工程公司发明专利临时保护期使用费纠纷案（(2004)粤高法民三终字第242号）中，广东省高级人民法院认定，在涉案发明专利申请公布后，岩土公司（使用人）在原有范围内继续使用其已有的同样的土体支护结构及其施工方法，属于合法使用。综上，企业应当保存好以前使用过的技术的证据材料，以防止他人将某些技术申请专利后，限制自己的合法使用。
二、 临时保护的时期范围
《专利法》第六十八条将临时保护的期间限定为“发明专利申请公布后至专利权授予前”。其他时期权利人的权益只能通过其他方式获得保护。专利申请获得授权之后，专利权人可以行使专利权禁止他人实施专利并请求赔偿。在专利申请公布日之前，申请人可以将其技术作为商业秘密获得保护。在新发药业案中，最高院认为，（鑫富药业）关于专利权人可以针对自专利申请日开始的他人的任何实施行为主张权利的理由并不准确；对于专利申请公开以前的他人的实施行为，除非构成侵犯商业秘密，专利权人无权依据专利法主张权利。可见，对于专利申请公布日之前他人的实施行为，申请人不能通过临时保护期使用费制度获得保护，但是可根据反不正当竞争法中禁止商业秘密侵权的相关规定获得保护。
“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权（第一款）。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让（第二款）。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权（第三款）。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。（第四款）”
三、 使用费的计算
法律并未对发明专利临时保护期使用费的计算作出具体规定。在实务中，一般由法院根据具体案情酌情确定使用费的数额。法院在确定使用费时会参考涉案专利的类型、涉案专利公开的时间、实施人采用该技术生产产品的价格、数量、该技术在产品中的重要程度、专利实施许可费及维权合理开支等因素。例如，在李文清与溧阳市联通环保设备厂等发明专利临时保护期使用费及侵犯发明专利权纠纷案（(2007)常民三初字第75号）中，江苏省常州市中级人民法院认定：“本院将在综合考虑涉案专利的类型、涉案专利公开的时间、被告联通厂实施涉案专利的具体方式等因素的基础上酌情确定联通厂应当向李文清支付费用的数额。”在北京中乾机电设备有限责任公司诉北京清大科技股份有限公司发明专利权临时保护期使用费和侵犯专利权纠纷案（下称“中乾机电案”）（(2003)一中民初字第8425号）中，北京市第一中级人民法院（下称“北京一中院”）结合清大公司（实施人）采用该技术生产产品的数量、时间以及该技术在产品中重要性等因素酌情确定使用费。
在恒源（绍兴）建材有限公司（下称“恒源公司”）与南京优凝舒布洛克建材有限公司（下称“优凝公司”）发明专利临时保护期使用费纠纷上诉案（下称“恒源建材案”）（(2009)浙知终字第30号）中，优凝公司在申请“挡土块”技术专利期间与恒源公司签订过一份生产销售合同。优凝公司在合同中指定恒源公司在一定范围内独家生产其所申请的专利技术产品，并由优凝公司独家销售，恒源公司不得向第三人销售或者提供该申请专利技术产品。之后，恒源公司违反双方协议，向第三方销售该申请专利技术产品。浙江省高级人民法院（下称“浙江高院”）据此认定，恒源公司所实施的‘挡土块’技术直接来源于当时尚处临时保护期的涉案发明专利，且该专利现已获得授权，所以可参照专利侵权赔偿数额的计算方式确定恒源公司应支付的适当费用的数额。因此，若申请人能够证明实施人所用技术直接来源于申请人的发明专利，则法院可能会参照专利侵权赔偿数额的计算方式确定使用费数额。若实施人与申请人存在有关实施所申请的发明专利的合同，法院一般会认为实施人的技术是直接来源于申请人的发明专利。
四、 请求支付使用费的恰当主体
《专利法》第十三条将请求支付使用费的主体规定为“申请人”，第六十八条将请求支付使用费的主体规定为“专利权人”。然而，由于专利申请权和专利权都是可以转让的权利[尾注1]，实践中可能存在不同主体依据同一专利请求实施人支付使用费的情形。当申请人在获得专利权之后将专利权转让给他人时，会出现申请人与专利权人两个主体。例如，在恒源建材案中，浙江高院认定，由于程卫国（申请人）在向优凝公司转让专利权的同时，明确授权优凝公司可自专利申请之日起至专利权人正式变更为优凝公司（现专利权人）之日，就侵犯涉案专利权的任何行为采取任何形式的法律行为，包括但不限于以诉讼或非诉讼方式向侵权人主张专利侵权损害赔偿金，所以，应认为授权中已包括优凝公司向侵权人主张专利权临时保护期使用费的权利，优凝公司应为恰当的诉讼主体。
当专利申请人在申请公布日后将专利申请权转让给他人时，会出现原申请人和现申请人两个主体。例如，在中乾机电案中，北京一中院认定，邸生才（原申请人）将该专利申请权转让给中乾公司（现申请人）后，由申请权直接产生的相关权利和获得授权后享有的专利权自然由中乾公司享有。同时，鉴于邸生才已经对申请权转让日之前中乾公司以自己的名义要求清大公司（实施人）支付专利临时保护期使用费的行为予以追认，故中乾公司以自己的名义要求清大公司支付临时保护期使用费的主张具有法律依据。
综上，法院认为一般情况下申请人有权请求支付使用费，若申请人将请求支付临时保护期使用费的权利转让给他人（一般是专利申请权或者专利权的受让人），该受让人可作为请求支付使用费的恰当主体。若企业作为申请权或者专利权的受让人，为了避免日后不必要的争议的发生，在签订转让协议时，企业应当要求转让人一并将临时保护期请求实施人支付使用费的权利转让给自己。
另外，若该发明专利已经被宣告无效或被撤销，由于权利基础已经不存在，法院通常不支持申请人提出的支付使用费的请求。例如，在格瑞电子（厦门）有限公司（下称“格瑞公司”）与金永素等侵犯发明专利权纠纷上诉案（(2010)高民终字第664号）中，因涉案发明专利权被宣告无效而丧失权利基础，格瑞公司（申请人）请求实施人支付临时保护期使用费的请求未获得法院支持。因此，在请求支付使用费的案件中，实施人在寻求抗辩理由时，应当注意查询该发明专利是否已经被宣告无效或被撤销。
五、起诉时间及诉讼实效
申请人能够在发明专利授权前获得临时保护，是因为之后专利权的授予确认了临时保护期间申请人应享有的权利。参照《中华人民共和国专利法实施细则》第八十五条的规定，对于临时保护期使用费的纠纷，当事人请求管理专利工作的部门调解的，应当在专利权被授予之后提出。由此可见，申请人只有在获得专利授权后才能够向实施人提出支付使用费的请求, 除非双方在合同中另有约定。《专利法》第六十八条第二款规定请求临时保护期使用费的诉讼时效为两年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。因此，为防止超出诉讼时效导致主张使用费的请求不能被支持，企业在得知他人未经许可实施自己的技术时，应当在两年内请求实施人支付使用费。
六、法院管辖权与申请人的起诉事项
对于如何确定发明专利临时保护期使用费纠纷的管辖，在新发药业案中，最高院认定，发明专利保护期使用费纠纷在本质上是一类与专利有关的侵权纠纷，是涉及专利权人对其发明专利技术在临时保护期所享有的收取使用费的权利的侵权纠纷。因此，应当依据旧民事诉讼法第二十九条（旧《民事诉讼法》（2007）第二十九条系新《民事诉讼法》（2012）第二十八条）有关侵权诉讼的管辖确定原则来确定发明专利临时保护期使用费纠纷的管辖。民事诉讼法对侵权行为诉讼的管辖确定为侵权行为地或者被告住所地，即专利权人可以向侵权行为地或者被告住所地法院提起诉讼。因此，权利人可以根据专利侵权诉讼中认定管辖权的原则来确定应向哪个法院提起使用费诉讼。
另外，最高院在新发药业中确定，为了方便当事人诉讼，若专利权人在起诉时，实施人的实施行为跨越了发明专利授权公告日前后，权利人可以就临时保护期使用费和侵犯专利权行为同时提出权利主张。所以，企业可以在一案中同时要求实施人支付临时保护期使用费和承担专利侵权责任。
七、结束语
企业若要依据《专利法》第十三条行使发明专利临时保护期使用费请求权，需要满足一定的前提条件：（1）他人具有实施行为，且没有不承担责任的理由，（2）实施行为发生在临时保护期范围内，（3）请求人为申请人或者获得申请人的授权的专利权人，（4）权利人在获得专利权后提出诉讼请求，且该请求是在两年诉讼时效期间范围内提出的，（5）权利人向相应的侵权行为地或者被告住所地法院提起诉讼。
企业应当根据上述法律、法院判例注意保存收集相应证据。申请人在收集证据时要特别注意与使用费计算方法相关的一些证据，如实施人采用该技术生产产品的价格、数量及该技术在产品中的重要程度等。作为实施人，则应当注意保存产品收据、发票，自身使用该技术的记录等可能使其免责的证据材料。
值得注意的是，临时保护期使用费制度可能还会影响专利权授予后实施行为的合法性。最高院在坑梓公司案中认定，在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，实施人对该产品后续的使用、许诺销售、销售的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许。当然，专利权人还是可以依据专利法第十三条要求实施其专利发明者支付适当费用。因此，若实施人在临时保护期内具有制造、销售、进口专利侵权产品的行为，专利权人不能禁止实施人对该产品的后续实施行为。对此实施行为，专利权人只享有与临时保护期申请人同等的权利，即请求实施人支付使用费。该判决实质上将临时保护期使用费制度扩大适用于专利权授予后，对专利权人和实施人的利益都有较大影响。但该案能否在实践中成为指导性案例，还有待观察。企业应当对此类案件进行关注。（完）
桂佳为环球律师事务所常驻北京的合伙人，主要从事纠纷类和非纠纷类知识产权法律业务，涵盖著作权、专利、商标、网络域名、商业秘密、反不正当竞争和反垄断等诸多方面。（E-mail: meph.gui@glo.com.cn）
尾注1：见《专利法》第十条。
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