作者：桂佳
对一项技术的自由实施（Freedom to Operate或FTO)指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入市场。广义的自由实施（FTO）还包括实施该技术时不违反其它法律法规的规定。而所谓的自由实施（FTO）尽职调查（下称“FTO尽职调查”）则是指对实施该技术是否可能侵犯他人专利权和违反其他法律法规的规定而进行的调查和研究。
一、FTO尽职调查的目的和商业价值
FTO尽职调查在美国较普遍。在中国，FTO尽职调查在多数时候是指由跨国投资人在购买中国企业的技术或股权时对该企业的技术进行的调查，旨在评估该技术是否可能会侵犯第三方知识产权。另外，一些跨国公司在推出一项新的技术或产品之前也会委托律师出具FTO尽职调查报告。
在美国，企业要求知识产权律师出具FTO尽职调查报告的最主要目的是避免被法院认定为故意侵权（Willful Infringement）。若被认定为故意侵权，则侵权人恐将承担高额度的赔偿责任。若企业可以提供律师对企业所使用的技术不会侵犯他人专利权的FTO尽职调查报告，则该报告可被用来证明企业最终被认定的侵权行为不构成故意侵权。
在中国知识产权司法审判中，法院根据侵权人侵权的性质和情节等因素对赔偿额度作出决定，而侵权人是否构成故意侵权也是法院考量的一个因素。若FTO尽职调查报告的评估结果显示被调查的技术不构成对其他专利权的侵犯，则即使该技术最终被认定侵权，法院也会因侵权企业不构成故意侵权（Willful Infringement）而在认定赔偿额时作出较低的裁决。由此看来，FTO尽职调查有助于为使用该技术的企业减少经济损失，带来商业价值。
通常来说，尽早开展FTO尽职调查可以尽早使企业查明其欲实施的技术是否有侵犯他人在先知识产权的可能性。但是，通常企业从技术研发到投入产品生产需要一个漫长的过程，这就可能会导致企业在研发某技术时完成的FTO尽职调查报告无法涉及之后获得专利保护的新技术，使得产品在日后推向市场时侵犯他人最新的在先专利权。若在先专利权在企业完成FTO尽职调查报告之后才被公之于众，该报告则有可能遗漏该最新在先专利权，那么企业将承担该风险。因此，企业应如何选择开展FTO尽职调查工作的时间点，就显得尤为重要。
此外，由于专利保护具有很强的地域性，FTO尽职调查工作也往往具有较强的地域性。因此，在不同地域进行的FTO尽职调查可能会由不同团队来完成。这就意味着，若欲实施新技术的公司希望在多个地域实施和使用该技术，FTO尽职调查则应在这些地域同时进行。
最后，在FTO尽职调查过程中，调查团队可能会发现一些已经过期的专利技术。这些已经超过专利保护期的技术有时会在帮助企业改进被调查的技术上起到重要作用，进而有助于巩固该企业在市场上的技术优势地位。
二、FTO尽职调查的具体调查事项
FTO尽职调查的最核心的部分是对已公开的专利申请和已授权的专利文献进行检索，仔细将其与欲实施的技术进行对比，以评估后者是否属于前者的保护范围。这不仅要求对已公开的专利文献进行细致和全面的检索，还要做到对专利侵权进行深入、透彻和专业的分析。对欲实施的技术与在先的专利进行的侵权对比分析工作与在专利侵权诉讼中进行的常规侵权对比分析工作无实质性的区别。因此，诸如全面覆盖原则和等同原则等专利侵权判定的基本原则都适用于该项工作。
若被调查技术系通过转让或许可的方式获得，FTO尽职调查还应对交易文件和实际执行情况进行调查，以评估被调查公司对技术的使用情况是否符合交易双方的约定。
为确保被调查公司所主张的技术系其自有资产，不存在权属纠纷，FTO尽职调查也应对发明人和被调查公司所签署的雇佣或委托合同关系进行调查，并会关注被调查公司与第三方之间是否存在针对该技术的转让和质押。
若欲实施的技术属于在先专利权的保护范围，FTO尽职调查还应对在先专利权的有效性和稳定性进行研究，以评估该在先专利权是否可被判定为无效（如评估在先专利权丧失新颖性和创造性的可能性）。另外，在进行在先权检索和侵权对比分析时，也应考虑在先专利权是否已过保护期的问题。
另外，中国对技术进出口在一定程度上实施政府监督和管理措施。所有进口或出口的技术应当符合《中华人民共和国技术进出口管理条例》（下称“《条例》”）的有关规定。该《条例》中规定禁止或限制进口一部分技术。属于禁止进口的技术，不得进口；属于限制进口的技术，实行许可证管理，未经许可，其不得进口。若被调查公司的技术系从外方企业处获得，该技术属于进口技术，其进口行为应当符合《条例》的有关规定。因此，在这种情况下，在中国进行的FTO尽职调查还应评估被调查的进口技术是否满足《条例》的相关规定。
在部分地区，某些行业的技术因受到政府监管和管制而被要求进行审批、登记或备案。另一些技术在政府部门登记备案后还可享受相关政策鼓励或税收优惠。对于这些技术，FTO尽职调查还应关注该技术是否符合相关法规和政策的规定。
FTO尽职调查工作在欧美通常由专业的专利检索机构和/或专利代理机构完成。在中国，FTO尽职调查的在先专利检索部分可以由经验丰富的专利代理人工程师来完成。对被调查的技术和在先专利进行对比的评估工作可由专利代理人工程师和专利诉讼律师一同完成。对该技术的所有权是否完整和所有权的获得是否合法进行的调查可由知识产权律师或从事公司业务的律师来完成。
三、FTO尽职调查报告结果对企业决策的影响
FTO尽职调查不可能涉及全部专利侵权的情形，其只能尽可能涵盖可能侵犯他人专利权的情形。这也意味着，一份结论为“被调查技术不侵犯他人在先专利权”的FTO尽职调查报告并不能成为技术实施企业的“护身符”。他人仍有可能，也有权利对该技术的实施者提起专利侵权诉讼。
若FTO尽职调查结果显示，被调查的技术可能会侵犯他人在先的专利权，则欲实施该技术的企业应在商业策略上作出调整。该企业作出的商业决策可能包括：
（一） 修改欲实施的技术方案，以免落入在先专利权的保护范围;
（二） 等待在先专利权保护期期满后再开发和实施该技术；
（三） 针对在先专利权提起专利无效程序；
（四） 与在先专利权人就专利转让、许可使用、交叉许可和/或建立专利联盟等进行协商；或
（五） 彻底放弃实施该技术。
四、总结
预防胜于治疗。在法律实务中，通常企业在实施其技术前，都需要查清该技术是否有侵犯他人的知识产权的可能性，以及实施该技术是否符合法律规定。全面的FTO尽职调查可以帮助企业有效规避知识产权纠纷的法律风险，减少甚至避免潜在的损失。随着中国企业创新能力的不断提升，具有独立知识产权研发能力的中国企业也吸引着越来越多的跨国企业对其进行投资，这些跨国企业也会将其在本国市场上的成功经验带到收购中国技术企业股权或技术中来。此外，也会有越来越多的中国企业开始重视实施技术之前进行必要的尽职调查。在不久的将来，可以预见到FTO尽职调查会越来越多地出现在交易和技术研发项目中，也会有越来越多的知识产权律师开展这方面的业务。毫无疑问，技术的自由实施（FTO）尽职调查将在法律实务中扮演更重要的角色。（完）
桂佳为环球律师事务所常驻北京的合伙人，主要从事纠纷类和非纠纷类知识产权法律业务，涵盖著作权、专利、商标、网络域名、商业秘密、反不正当竞争和反垄断等诸多方面。（E-mail: meph.gui@glo.com.cn）
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